Microsoft Corp. против Motorola Inc. - Microsoft Corp. v. Motorola Inc.

Microsoft Corp. против Motorola, Inc.
Microsoft Corp. против Motorola, Inc.
Суд	Апелляционный суд США девятого округа
Полное название дела	Microsoft Corp. против Motorola, Inc., Motorola Mobility, Inc. и Gen. Instrument Corp.
Утверждал	11 сентября 2012
Решил	28 сентября 2012 г.
Цитирование (и)	696 F.3d 872; 104 U.S.P.Q.2d 2000; 12 Cal. Daily Op. Серв. 11, 223; 2012 Ежедневный журнал D.A.R. 13, 619
История болезни
Предварительные действия	2: 10-cv-01823-JLR, 871 F. Supp. 2d 1089 (W.D. Мыть. 2012)
Держа
	Временный запрет на подачу иска оставлен без изменения по промежуточной апелляции
Членство в суде
Судья (а) сидит	Марша С. Берзон, Джон Клиффорд Уоллес, Сидней Р. Томас
Мнения по делу
Большинство	Берзон

Microsoft Corp. против Motorola Inc., 696 F.3d 872 (9-й округ 2012 г.) Апелляционный суд США девятого округа дело о Разумное и недискриминационное лицензирование (RAND) и иностранный запрет на подачу иска.

Дело изначально было подано Microsoft против Motorola в Западный окружной суд Вашингтона 9 ноября 2010 г., утверждая, что Motorola нарушила свое разумное и недискриминационное лицензионное соглашение, третьей стороной которого была Microsoft. бенефициар.^[1] Районный суд постановил, что соглашение компании с организация стандартов Предоставление разумных и недискриминационных (RAND) условий лицензирования всем другим сторонам представляет собой договор, подлежащий исполнению третьими сторонами.

Пока продолжался судебный процесс по внутреннему контракту в США, Motorola подала в суд на Microsoft в Германии за нарушение патентных прав в июле 2011 года. Окружной суд Германии вынес судебный запрет, запрещающий Microsoft продавать продукты, предположительно нарушающие права, в Германии на основании немецкого патентного права. Затем Microsoft потребовала вынесения судебного запрета против судебного запрета на нарушение патентных прав в Германии.

Окружной суд вынес Microsoft запрет на подачу иска, который не позволял Motorola добиваться соблюдения иностранного нарушение патента судебный запрет, который Motorola получила против Microsoft в Германии. После предоставления Microsoft этого предварительный судебный запрет дело было передано в Апелляционный суд в собеседник обращение Motorola. Девятый окружной апелляционный суд рассмотрел вынесенный окружным судом запрет на предъявление иска за злоупотребление усмотрением, и подтвердил решение районного суда.^[2]

Фон

Motorola была держателем патентов, которые считались важными для 802.11 и H.264 отраслевые стандарты, а это означает, что было бы необходимо использовать идеи, воплощенные в этих патентах, если бы нужно было создать устройство, которое соответствовало бы этим стандартам.^[1] Многие организации, устанавливающие стандарты, стремясь уменьшить возможность патентования задержать и усиление конкуренции, попросил, чтобы держатели любых патентов, важных для стандартов, согласились лицензировать эти патенты на справедливой, неограничительной основе. Компания Motorola заявила о своей готовности лицензировать эти патенты на условиях RAND на всемирной и недискриминационной основе в письмах к обоим Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) и Международный союз электросвязи (ITU).^[1] У Microsoft было несколько продуктов, в которых использовались эти стандарты, в первую очередь Xbox 360 и персональные компьютеры под управлением Microsoft Windows.

21 и 29 октября 2010 года Motorola направила в Microsoft письма с предложением лицензировать ее патенты, важные для стандартов 802.11 и H.264 соответственно. Предложение просили 2,25% ставка роялти от стоимости всех конечных продуктов, продаваемых Microsoft с использованием технологий, защищенных этими патентами.^[1] Microsoft сочла эти условия явно необоснованными и в ответ подала иск о нарушении контракта против Motorola, заявив, что Motorola нарушила свое соглашение с IEEE и ITU о предоставлении разумных и недискриминационных условий лицензирования всем потенциальным лицензиатам в глобальном масштабе.^[3]

В июле 2011 года Motorola в ответ подала иски о нарушении патентных прав против Microsoft в Германии в отношении многих продуктов, в которых использовались стандарты, принадлежащие Motorola. Контракты Motorola RAND заключались напрямую между Motorola и организацией, устанавливающей стандарты; Microsoft как третья сторона не была признана вовлеченной стороной Патентное право Германии.^[2]

С другой стороны, в США 27 февраля 2012 г. Западный окружной суд Вашингтона постановил, что гарантийные письма Motorola в IEEE и ITU, в которых говорилось, что Motorola предоставит условия RAND на глобальной основе всем потенциальным лицензиатам, договор между Motorola и организациями, устанавливающими стандарты.^[1] Кроме того, поскольку в формулировке контракта не было указаний на добавление условий для участия в условиях RAND, претензии Motorola о том, что лицензиат должен вести переговоры, чтобы иметь право на условия RAND, были проигнорированы.^[3] 28 марта 2012 года Microsoft обратилась в окружной суд с ходатайством о временном запретительном судебном приказе и предварительном судебном запрете, запрещающем Motorola приводить в исполнение любые судебные запреты со стороны Германии, которые она могла получить.^[2]

2 мая 2012 года Motorola выиграла дело в Германии и получила судебный запрет на продажу Microsoft продуктов, нарушающих авторские права, в Германии.^[2] Немецкий судебный запрет не был самодостаточным; для обеспечения исполнения судебного решения Motorola потребуется внести залог для покрытия потенциальных убытков Microsoft, если решение о нарушении будет отменено по апелляции.^[4]

Судебное разбирательство

Требования истца

Microsoft заявила, что лицензионные предложения Motorola нарушают ее соглашение о предоставлении разумных и недискриминационных условий для всех потенциальных лицензиатов. Microsoft утверждала, что ставка роялти в размере 2,25% была явно необоснованной и что ставка роялти, основанная на цене конечных продуктов, была несправедливой для продуктов, которые не были ориентированы на включение соответствующих стандартов. Если бы Motorola изначально предлагала явно необоснованные условия - независимо от того, какие условия были в конечном итоге согласованы - то она действовала бы в недобросовестность что касается его обязательства по предоставлению разумных условий лицензирования на недискриминационной основе и нарушения его контрактов с IEEE и ITU.^[3]

Ходатайство о предварительном судебном запрете

Microsoft требовала запретить судебный запрет, аргументируя это тем, что судебный запрет в Германии был неуместным, потому что:^[5]

Письма Motorola от 21 и 29 октября с просьбой о денежных выплатах за всемирную лицензию на патенты Motorola, относящиеся к стандартам 802.11 и H.264, продемонстрировали, что денежная компенсация будет достаточной в качестве альтернативы судебному запрету.
Microsoft стремилась получить лицензию на патенты Motorola, имела право на лицензию RAND в качестве стороннего бенефициара, и такое лицензионное соглашение с RAND в конечном итоге заключалось между сторонами либо путем переговоров, либо путем установления условий судом.

Требования ответчика

В первоначальном иске Motorola утверждала, что ее условия были разумными, поскольку они были стандартными условиями лицензирования, с которыми согласились многие другие лицензиаты. Кроме того, Motorola утверждала, что ее согласие на предоставление условий RAND зависело от связи лицензиата с Motorola и обсуждения условий лицензии, в то время как интерпретация Microsoft заключалась в том, что всем потенциальным лицензиатам были предоставлены условия RAND по умолчанию. Поскольку Microsoft не выполнила эти условия, необходимые для получения права на условия лицензирования RAND, Motorola заявила, что не несет никаких обязательств по предоставлению условий RAND и, следовательно, не может нарушить какой-либо договор.^[3]

Защита от ходатайства о предварительном судебном запрете

В ответ на ходатайство Microsoft о предварительном запрете судебного разбирательства Motorola заявила следующее:^[2]

Было неправильно, что суд определил ставку RAND, по крайней мере, до того, как лицензиар и лицензиат не смогли установить ставку на основе добросовестного торга.
Немецкий судебный процесс нельзя назвать "досадным", поскольку немецкий суд вынес решение в пользу Motorola.
Запрет на предъявление иска оскорбляет вежливость, потому что его патентные претензии в Германии имеют силу в соответствии с законодательством Германии, а также потому, что немецкие суды, которые придерживались иных юридических заключений, чем суд США, не интерпретировали обязательство RAND заключить договор с третьими сторонами.
Судебный запрет лишил Motorola возможности применять свои немецкие патенты на единственном форуме, на котором могут быть применены патенты.

Решение суда

Районный суд

14 мая 2012 г. окружной суд вынес Microsoft запрет на предъявление иска в Германии, а также запрет на предъявление иска от E. & J. Gallo Winery против Andina Licores S.A., 446 F.3d 984 и Прикладная медицина против Хирургической компании, 587 F.3d 909, в которую вошли три фактора:^[2]^[5]

Являются ли стороны и проблемы одинаковыми как во внутренних, так и во внешних действиях, и является ли первое действие диспозитивным действием, которое должно быть предписано.
Будет ли иностранный судебный процесс (1) нарушить политику форума, вынесшего судебный запрет; (2) быть досадным или деспотичным; (3) угрожают юрисдикции суда, выдавшего сертификат, в отношении вещей (например, собственности); или (4) если разбирательство наносит ущерб другим соображениям справедливости.
Допустимо ли влияние судебного запрета на вежливость.

Наряду с рамками суд постановил:^[2]^[5]

Дело по контракту, в том числе обязательство Motorola RAND перед ITU, в суде США будет отменять решение немецкого суда. Окружной суд установил, что претензии Microsoft, основанные на контракте, будут охватывать патентное дело и судебный запрет в Германии.
Судя по времени подачи заявки в Германии и обстоятельствам, при которых Motorola потребовала только два из ста своих основных патентов, судебный процесс Motorola в Германии вызвал обеспокоенность в отношении форум покупок и досадное или угнетающее влияние на Microsoft. Более того, окружной суд пришел к выводу, что действия Motorola помешали окружному суду вынести надлежащее решение по иску о контракте.
Влияние судебного запрета на вежливость было бы терпимым, потому что иск Германии был подан после действий США, объем запрета на предъявление иска не повлиял на правовые нормы Motorola, за исключением судебного запрета в связи с предполагаемым нарушением патентных прав, а суд США большой интерес к делу, потому что обе компании базировались в США и оспаривали контракт, заключенный в США.

Девятый округ

Девятый округ принял ту же схему и рассмотрел решение районного суда о злоупотреблении дискреционными полномочиями. 28 сентября 2012 г., после ознакомления с фактической и процедурной историей судебных исков сторон в США и Германии, суд подтвердил иск Microsoft о запрете судебного разбирательства, в результате чего Motorola не могла препятствовать продажам многих продуктов Microsoft в Германии. В своем постановлении суд обсудил каждый из приведенных выше аргументов Motorola и отклонил их следующим образом:^[2]

Судебный запрет на продажу - не единственное средство правовой защиты, согласующееся с договорными обязательствами по лицензированию пользователей патентов, важных для стандартов МСЭ.
Судебный процесс по-прежнему может быть «досадным», даже если в нем есть заслуга. Действия Motorola могли быть истолкованы районным судом как маневр.
Тот факт, что разные юрисдикции по-разному ответили на один и тот же правовой вопрос, не порождает невыносимой проблемы вежливости.
Сфера действия запрета на подачу иска касалась только судебных запретов, полученных Motorola в Германии, и Motorola смогла продолжить судебное разбирательство по своему немецкому патенту, за исключением вынесенного судебного запрета.

Поскольку запрет на предъявление иска был предназначен только для того, чтобы остановить Microsoft от возмещения убытков на время рассмотрения дела, он действовал только до принятия окончательного решения и только остановил Motorola от исполнения судебного запрета по делу о нарушении патентных прав в Германии. После того, как девятый округ подтвердил, что запрет на предъявление иска находится в юрисдикции суда и необходим для защиты Microsoft, все дело было возвращено в окружной суд для завершения.^[2]

После разбирательства и воздействия

В окружном суде гарантийные письма Motorola, адресованные IEEE и ITU, были расценены как образующие договор, в котором говорилось, что Motorola в конечном итоге получит условия лицензирования RAND со своими лицензиатами. Контракт не дает никаких гарантий, что любые первоначальные предложения по лицензированию будут включать условия RAND; однако, если бы Motorola предложила явно необоснованные условия, она поступила бы недобросовестно, не желая в конечном итоге достичь условий RAND со своими лицензиатами.^[6] Поскольку условия RAND по своей сути различаются от компании к компании, суд не принял немедленного решения относительно того, было ли первоначальное предложение Motorola явно необоснованным и нарушением контракта. Суд постановил, что Motorola было запрещено предпринимать дальнейшие действия против Microsoft на основании нарушения патентных прав, связанных со стандартами 802.11 и H.264, и что Microsoft и Motorola должны были достичь соглашения об условиях RAND для лицензирования одних и тех же патентов.^[6] Впоследствии Microsoft и Motorola подали несколько претензий и встречных исков по одному и тому же вопросу, причем Microsoft утверждала, что Motorola предложила явно необоснованные условия, а Motorola утверждала, что ее предложение было разумным. По состоянию на 4 сентября 2013 года Microsoft выиграла свои иски о необоснованности запрашиваемых Motorola лицензионных отчислений и получила компенсацию в размере около 14,5 миллионов долларов.^[7]

Процитировано несколько последующих случаев Microsoft против Motorola в качестве прецедента то, что соглашение с организацией, устанавливающей стандарты, о предоставлении лицензиатам условий RAND является контрактом, и что судебных запретов на нарушение патентных прав следует избегать в пользу переговоров по лицензионному соглашению RAND.^[2]