Lens.com, Inc. v. 1-800 Contacts, Inc. - Lens.com, Inc. v. 1-800 Contacts, Inc.

Lens.com, Inc. v. 1-800 Contacts, Inc.
Печать Апелляционного суда США по федеральному округу.svg
СудАпелляционный суд Федерального округа США
Полное название делаLens.com, Inc., апеллянт, v. 1-800 Contacts, Inc., апеллянт.
Решил3 августа 2012 г.
Цитирование (и)686 F.3d 1376
История болезни
Предварительные действия92,049,925 (USPTO (2011))
Держа
Торговый знак, предоставленный в связи с «компьютерным программным обеспечением», может считаться аннулированным, если зарегистрированный владелец просто использует компьютерное программное обеспечение способом, который является «побочным» для его розничных продаж других товаров. Компьютерное программное обеспечение, используемое таким образом, может, по сути, не считаться «товаром», который «продается или транспортируется в коммерческих целях» для целей 15 U.S.C. § 1127.
Членство в суде
Судья (а) сидитПолин Ньюман, Ричард Линн, Кимберли Энн Мур
Мнения по делу
БольшинствоЛинн, к которой присоединился единогласный суд
Применяемые законы
15 U.S.C.  § 1064, 15 U.S.C.  § 1127 (Закон Лэнхэма )

Lens.com, Inc. v. 1-800 Contacts, Inc., 686 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2012), решение Апелляционный суд Федерального округа США который постановил, что когда программного обеспечения просто действует как «канал» для предоставления услуг через Интернет, и не имеет самостоятельного значения как таковой, он не является «товаром», который «продается или транспортируется в коммерческих целях» для целей установления того, является ли товарный знак для "компьютерного программного обеспечения" было "заброшено" в соответствии с 15 U.S.C.  § 1064 и 15 U.S.C.  § 1127 (соответствующие разделы федерального Закон Лэнхэма.)[1]

Дело было важным, поскольку оно разъясняло точку зрения Федерального округа на требование «использования в торговле» для товарных знаков, когда использовалось нетрадиционное использование товарного знака. Это имело значение для владельцев товарных знаков, которые владели интеллектуальной собственностью, связанной с «компьютерным программным обеспечением», и продавали товары через Интернет. Это также коснулось владельцев товарных знаков, которые использовали свои знаки нетрадиционным образом,[2] или те, чьи знаки были ненадлежащим образом описаны в заявке на товарный знак.[3]

Предыстория дела

Стороны были конкурирующими розничными торговцами контактные линзы и сопутствующие товары. В 2001 году Lens.com попытался зарегистрировать товарный знак. ОБЪЕКТИВ в связи с "услуги розничного магазина с контактными очками, поставляемыми через глобальную компьютерную сеть ».[1] В Ведомство США по патентам и товарным знакам (USPTO) отклонил заявку, сославшись на предыдущую регистрацию того же товарного знака другой компанией в связи с "компьютерное программное обеспечение с программами, используемыми для электронного заказа контактных линз в области офтальмология, оптометрия и оптика."[1] Lens.com в конечном итоге переуступила этот зарегистрированный ранее товарный знак другой компанией в рамках урегулирования судебного процесса. Однако Lens.com не приступил к регистрации торговой марки. ОБЪЕКТИВ в связи с услуги розничного магазина как и раньше. Он продолжал продавать контактные линзы потребителям через свой веб-сайт.

В 2008 г. апеллянт /истец 1-800 Контакты подал заявку в Совет по рассмотрению и апелляции товарных знаков (TTAB) для отмены ОБЪЕКТИВ товарный знак, утверждая, среди прочего, что апеллянт /ответчик Lens.com отказался от товарного знака, потому что никогда не продавал и не участвовал в торговле "компьютерное программное обеспечение".[1] В 2010 году TTAB согласился с этим, заявив, что программное обеспечение Lens.com «[было] просто второстепенным для его розничной продажи контактных линз и [было] не« товаром в торговле », т. место для [его] внутренней ценности ".[4]

Предложение Lens.com о пересмотре своего решения было отклонено TTAB позже в 2010 году, и вскоре после этого ВПТЗ США аннулировало товарный знак.[5] Lens.com обжаловал решение об отмене в Федеральном окружном суде, который вынес свое решение 3 августа 2012 года.

Решение

Суд вынес решение в пользу заявителя / истца, 1-800 Contacts, подтвердив решение нижестоящего TTAB.

Тот факт, что Lens.com не продавал программное обеспечение, в апелляции не оспаривался. Таким образом, до 15 U.S.C. § 1127 (1) (B), единственный способ, которым Lens.com может доказать, что он использует товарный знак и не отказался от него, - это доказать, что его программное обеспечение «перевозилось в коммерческих целях». Цитируя In re Данные акционеров, 495 F.2d 1360, 1361 (CCPA 1974), Суд установил, что статья не может считаться таковой, если эта статья является «просто каналом, через который [заявитель] оказывает услуги».[1] Кроме того, он напомнил "устоявшийся" принцип из Данные акционеров что, когда товар «не имеет независимой ценности помимо услуг, такой товар вряд ли будет независимым товаром в торговле».[1]

Несмотря на избыток прецедент Что касается «товаров в торговле», используемых в сочетании с услугами, Суд отметил отсутствие прецедента в контексте интернет-услуг по вопросу о том, является ли программное обеспечение таких поставщиков услуг «независимым товаром в торговле» и, следовательно, надлежащим образом предметом товарный знак сам по себе или «просто случайный» для услуг в Интернете, и, следовательно, нет. [1] Суд заявил, что дело Planetary Motion, Inc. против Techsplosion, Inc., 261 F.3d 1188, 1194 (11th Cir. 2001), показали, что в некоторых случаях распространение программного обеспечения через Интернет мог удовлетворить требование. Однако он постановил, что такое определение должно производиться на основе фактов в каждом конкретном случае. Суд также подтвердил, что применимый тест заключался в том, «является ли программное обеспечение: (1) просто каналом или необходимым инструментом, полезным только для получения услуг заявителя; (2) настолько неразрывно связано с услугой, что не имеет жизнеспособного существования. отдельно от них; и (3) не продается отдельно от услуг и не имеет какой-либо независимой ценности ».[1]

Применяя эти принципы к рассматриваемому делу, Суд пришел к выводу, что программное обеспечение Lens.com было «всего лишь каналом» для его услуг розничной торговли через Интернет и было «неразрывно связано» с ним. Суд не нашел «доказательств» того, что программное обеспечение имело «независимую ценность». [1] Это отличало Планетарное движение поскольку природа рассматриваемого программного обеспечения, электронная почта сайт под названием "Coolmail" отличался от любого "программного обеспечения", которое Lens.com использовало для продажи своих контактных линз через Интернет. В Планетарное движение, потребители ассоциировали этот знак Coolmail с самим программным обеспечением, тогда как в случае Lens.com потребители ассоциировали знак ОБЪЕКТИВ со службой контактных линз, а не с программным обеспечением. Таким образом, он пришел к выводу, что товарный знак Lens.com не использовался в коммерческих целях в связи с программным обеспечением, тем самым подтверждая решение TTAB, приведенное ниже, об отмене товарного знака.[6]

Наконец, Суд не согласился со вторым аргументом Lens.com о том, что TTAB ошибочно полагался только на часть файла заявки Lens.com при принятии своего решения. Основываясь на приведенном ниже решении, Суд установил, что TTAB должным образом рассмотрела все дело.[7]

Последующие события

Пока это дело продолжалось, две стороны также были вовлечены в другой судебный процесс по товарным знакам. Примерно через год после этого решения Апелляционный суд десятого округа решили еще один спор между 1-800 Contacts и Lens.com, на этот раз по поводу использования последней торговой марки своего конкурента в Google adwords как средство перенаправления клиентов на собственный веб-сайт.[8] Десятый округ постановил, что Lens.com не совершал нарушение прав на товарный знак когда он купил поисковая реклама используя в качестве ключевого слова зарегистрированный на федеральном уровне товарный знак 1800 CONTACTS компании 1-800 Contacts.

В августе 2016 г. Федеральная торговая комиссия подала административную жалобу против 1-800 Contacts, утверждая, среди прочего, что ее методы защиты прав на товарные знаки в поисковой рекламе необоснованно ограничивают конкуренцию в нарушение Закона FTC. 1-800 Контакты отрицали все нарушения и должны предстать перед Федеральной торговой комиссией. судья по административным делам в апреле 2017 года.[9]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ а б c d е ж грамм час я Lens.com, Inc. v. 1-800 Contacts, Inc., 686 F.3d 1376 (Федеральный округ, 2012 г.).
  2. ^ Гловер, Джерри (16 августа 2012 г.). «Федеральный округ разъясняет значение термина« использование в торговле »для товарных знаков». Ливенс, Стрэнд и Гловер, ООО. Получено 2014-10-06.
  3. ^ Амато, Юо-Фонг (2012-12-01). «Федеральный округ подтвердил отмену регистрации в случае неправильной идентификации товаров». Гордон Рис Скалли Мансухани, ТОО. Получено 2014-10-26.
  4. ^ Lens.com, выше, в 3.
  5. ^ Там же.
  6. ^ Lens.com, выше, в 12.
  7. ^ Lens.com, выше, на 12–13.
  8. ^ 1-800 Contacts, Inc. против Lens.com, Inc., 722 F.3d 1229 (10-е Cir.2013 г.).
  9. ^ Дэвид О. Кляйн и Джошуа Р. Вуэллер, Защита прав на товарные знаки и реклама в поисковой сети Интернет: регуляторный риск для владельцев брендов, Судебный исполнитель IP, ноябрь / декабрь 2016 г.

дальнейшее чтение

внешняя ссылка